Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.29252 del 12/11/2019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17135/2015 proposto da:

Profilumbra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio n. 15, presso lo studio dell’avvocato Morani Luca, rappresentata e difesa dagli avvocati Bianchi Marco, Ferranti Giuseppe Roberto, Mastalia Roberto, giuste procura a margine del ricorso e procura speciale per Dott. B.A., coadiutore temporaneo del Notaio Dott. S.A. di Foligno – Rep. n. *****;

– ricorrente –

contro

BS Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo dell’Oro n. 24, presso lo studio dell’avvocato Coen Roberto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Prado Iuri Maria, Tornato Alberto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Prefitalia S.r.l., (già S.p.a.), Italprefabbricati S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Largo della Gancia n. 1, presso lo studio dell’avvocato Cancrini Vincenzo, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Acronzio Fabrizio, giuste procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1770/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione dei motivi primo e secondo del ricorso principale e del motivo terzo dell’incidentale; rigetto del resto;

uditi, per la ricorrente, gli avvocati Marco Bianchi e Giuseppe Roberto Ferranti che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente B.S. Italia, l’avvocato Iuri Maria Prado che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi, per le controricorrenti Italprefabbricati + 1, gli Avvocati Fabrizio Acronzio ed Alberto Improda, con delega orale, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2004, la BS Italia s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Profilumbra s.p.a., Prefitalia s.p.a. (ora Prefitalia s.r.l.) e Italprefabbricati s.p.a., chiedendo accertarsi la contraffazione del brevetto Europeo ***** – di cui era licenziataria esclusiva l’attrice, relativo ad un “pannello prefabbricato in calcestruzzo con strato termicamente isolante o di alleggerimento” – inibirsi alle convenute l’utilizzo dei profilati realizzati, condannarsi le medesimo in solido al risarcimento dei danni derivati dalla contraffazione, assegnarsi in proprietà alla istante i profilati, i prefabbricati contenenti detti profilati ed i macchinari per la loro produzione, nonchè pubblicarsi l’emananda sentenza.

1.1. In particolare, l’attrice lamentava che Profilumbra avesse prodotto e commercializzato profilati metallici, alienandoli a Prefitalia e ad Italprefabbricati, e che queste ultime li avessero utilizzati per produrre e commercializzare pannelli prefabbricati in contraffazione del brevetto *****. La prima società era chiamata, pertanto, a rispondere di contraffazione indiretta, le altre due di contraffazione diretta del suddetto brevetto.

1.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 10165/2006, accertava la contraffazione, da parte delle convenute, della rivendicazione 1 del brevetto *****, inibiva alle medesime la prosecuzione dell’attività di contraffazione e le condannava al risarcimento da liquidarsi in prosieguo, rimettendo la causa sul ruolo per la loro quantificazione. Con sentenza definitiva n. 4992/2009, le convenute venivano condannate al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 850.000, oltre al pagamento delle spese di lite.

1.3. Nelle more del giudizio di appello avverso tale decisione, incardinato da Profilumbra s.p.a. – nel quale si costituivano BS Italia, Prefitalia ed Italprefabbricati, proponendo, altresì, appello incidentale – veniva, peraltro, emessa dalla Corte d’appello di Milano la sentenza n. 1101/2014 – prodotta dalla appellante, in copia autentica, nel predetto giudizio di appello – con la quale, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, la Corte milanese dichiarava la nullità della frazione nazionale del brevetto *****, fatte salve le due rivendicazioni 4 e 10.

2. Con sentenza n. 1770/2015, depositata il 18 marzo 2015, la Corte d’appello di Roma, così provvedeva: a) dichiarava la nullità di entrambe le sentenze impugnate (la n. 10165/2006 e la n. 4992/2009); b) accertava l’illiceità della condotta posta in essere in concorso da Profilumbra s.p.a. nonchè da Italprefabbricati s.p.a. e da Prefitalia s.r.l., relativa, rispettivamente, alla produzione di profilati, la prima, e di pannelli prefabbricati, le altre due, costituente contraffazione del brevetto Europeo con estensione in Italia *****; c) disponeva l’inibitoria, a carico delle tre società, della prosecuzione di qualsiasi attività produttiva e commerciale avente comunque ad oggetto la contraffazione del predetto brevetto; d) condannava in solido Profilumbra, Italprefabbricati e Prefitalia al risarcimento dei danni in favore di BS Italia, quantificati in Euro 354.773, oltre agli interessi sulle somme dovute ed alle spese dei due gradi del giudizio.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso Profilumbra s.p.a. nei confronti di BS Italia s.p.a., di Italprefabbricati s.r.l. e di Prefitalia s.r.l., affidato a quattro motivi. Le tre intimate hanno resistito con controricorso, meramente adesivo quello di Italprefabbricati s.r.l. e di Prefitalia s.r.l.

4. Profilumbra s.p.a. e BS Italia s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, Profilumbra s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 56, comma 1, artt. 60 e 124, art. 63 della convenzione sulla concessione dei brevetti Europei del 5 ottobre 1973, ratificata in Italia con L. 26 maggio 1978, n. 260 e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia disposto l’inibitoria (p. 13) tout court della prosecuzione della pretesa attività di contraffazione del brevetto oggetto di causa, sebbene tale brevetto fosse stato depositato in data 22 gennaio 1990 e fosse, quindi, scaduto – per decorrenza del termine ventennale di durata – il 22 gennaio 2010. Per il che, al momento in cui la Corte territoriale ha emesso l’impugnata sentenza (24 febbraio 2015), il suddetto brevetto era ampiamente scaduto, derivandone altresì il difetto di interesse della BS Italia ad ottenere l’inibitoria richiesta, quanto meno per il periodo successivo alla scadenza.

1.2. I motivi sono fondati.

1.2.1. E’ incontroverso tra le parti che il brevetto Europeo ***** è stato depositato il 22 gennaio 1990, e che il medesimo è, pertanto, scaduto in data 22 gennaio 2010. Di tanto non dubita neppure la resistente BS Italia s.p.a., la quale, anzi, nel controricorso (p. 3) espressamente deduce che, proprio in considerazione dell’intervenuta scadenza della privativa, la Corte d’appello ha sospeso – con ordinanza del 21 agosto 2015 – l’esecutività della sentenza di primo grado, nella parte in cui disponeva l’inibitoria oggetto di censura.

1.2.2. Orbene, va rilevato, al riguardo, che – a norma del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 60 – “il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata”. Del pari, ai sensi dell’art. 63, comma 1, della Convenzione sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000, e resa esecutiva in Italia con la L. 29 novembre 2007, n. 224, “La durata del brevetto Europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito”. Da tali fonti normative deve inferirsi, dunque, che, al momento in cui la Corte territoriale ha pronunciato la sentenza impugnata, il brevetto oggetto di causa era scaduto da ben cinque anni, per cui l’inibitoria alla produzione e commercializzazione dei profilati costituenti oggetto di detto brevetto non poteva essere emessa dal giudice di appello, dovendo la relativa domanda essere, per contro, rigettata.

1.2.3. Questa Corte ha, invero, affermato che, in tema di brevetto per invenzioni industriali, la mancanza di brevetto (ovvero, l’inaccessibilità della domanda), o la mancanza di titolarità del brevetto, ovvero la nullità di esso o la sua scadenza, non precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell’azione proposta allorchè, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto (ipotesi ricorrente nel caso di specie). In tutti questi casi, pertanto, si ha, invero, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell’azione (Cass., 14/03/2006, n. 5529). Per il tempo successivo alla scadenza del brevetto (22 gennaio 2010), dunque, la domanda della BS Italia avrebbe dovuto essere disattesa dalla Corte d’appello, considerata anche la mancanza dell’ulteriore condizione dell’azione, costituita dal difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

1.2.4. Il che, tuttavia, non esclude l’interesse della società istante BS Italia ad ottenere l’accertamento della contraffazione del brevetto limitatamente al periodo precedente la sua scadenza, in relazione alle due rivendicazione (nn. 4 e 10) dichiarate valide dalla menzionata sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1101/2014. Ed invero, qualora sia proposta una domanda di accertamento della nullità di un brevetto per invenzione industriale e, nel corso del giudizio, sopravvenga la scadenza di detto brevetto, poichè quest’ultima fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo ad essa successivo, va dichiarata cessata la materia del contendere nel solo caso in cui l’attore non abbia proposto una domanda diretta ad ottenere l’accertamento dell’ostacolo alla produzione e commercializzazione del bene derivante dal brevetto ed il risarcimento degli eventuali danni subiti, per il periodo precedente la scadenza (Cass., 28/07/2004, n. 14194; cfr. pure Cass. Sez. U., 12/03/2008, n. 6532).

1.3. Per le ragioni suesposte, le censure in esame – con le precisazioni suesposte – vanno, pertanto, accolte.

2. Con il terzo motivo di ricorso, Profilumbra s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 66, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello abbia ritenuto sussistente una condotta di contraffazione indiretta del brevetto ***** da parte di Profilumbra, senza in alcun modo accertare l’elemento soggettivo di tale forma di illecito, consistente nella consapevolezza, da parte della ditta produttrice dei profilati, di fornire alle due società acquirenti i mezzi necessari a realizzare la contraffazione diretta del brevetto.

2.2. La censura è fondata.

2.2.1. Dottrina e giurisprudenza hanno – da tempo – delineato la fattispecie del “contributo alla contraffazione”, ovvero il c.d. contributory infringement o contraffazione indiretta, al fine di colpire condotte in sè lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sè non coperti da brevetto), che si colorano tuttavia di illiceità in forza della consapevolezza dell’autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, e cioè l’impiego di quanto fornito nell’ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell’obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto. Questa Corte ha, invero, affermato, al riguardo, che chi pone in commercio prodotti o strumenti idonei ad essere utilizzati per realizzare un metodo da altri brevettato, ma suscettibili anche di usi obiettivamente non confliggenti con la sfera di protezione brevettuale, non concorre nella violazione eventualmente compiuta dagli acquirenti di tali prodotti o strumenti se non è dimostrata la consapevolezza che egli abbia dell’uso illecito ad opera degli acquirenti stessi (Cass., 12/06/1996, n. 5406).

2.2.2. La L. 2 novembre 2016, n. 214, ha, peraltro, successivamente introdotto espressamente – positivizzando un principio immanente nel sistema, che il legislatore ha ritenuto di sancire esplicitamente, per la peculiare natura della contraffazione – nell’art. 66 del Codice della proprietà Industriale, con vigenza dal 25 novembre 2016, l’istituto del contributory infringement, stabilendo che è da considerarsi contraffazione di un brevetto anche la fornitura a terzi di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell’invenzione, purchè il terzo sia consapevole – oltre che dell’idoneità – anche della destinazione di tali mezzi all’attuazione dell’invenzione. In particolare, tale disposizione di legge ha introdotto, nel citato art. 66, il comma 2-bis, a tenore del quale “Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza”. Ebbene, ritiene la Corte che tale ius superveniens debba applicarsi – d’ufficio – al caso di specie, atteso che la sopravvenienza di tale normativa è posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e pertanto il ricorrente non ha potuto tenere conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti, e la normativa medesima è del tutto pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso (Cass., 24/07/2018, n. 19617; Cass., 08/05/2006, n. 10547).

Se ne deve inferire che l’illecito consistente nel contributory infringement, o contraffazione indiretta, consta di due elementi: a) l’elemento oggettivo, consistente nella fornitura (o offerta di fornitura), a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata, dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza, non solo dell’idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l’ordinaria diligenza.

2.2.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha desunto l’elemento soggettivo del presunto illecito posto in essere dalla Profilumbra s.p.a. esclusivamente dalla “identità di forma e di fattura (…) rispetto al profilo del pannello oggetto di brevetto”, che avrebbe dovuto consentire a Profilumbra “di comprendere che la produzione di profili siffatti era idonea ad assicurare la migliore penetrazione del calcestruzzo nel pannello, nonchè a migliorarne l’isolamento termico”. E’, pertanto, di tutta evidenza che il giudice di appello si è fermato al giudizio circa la consapevolezza di Profilumbra dell’idoneità dei profilati prodotti dalla medesima ad attuare l’invenzione brevettata, senza estendere il suo esame alla consapevolezza della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione. In tal modo, la pronuncia ha finito per desumere – del tutto erroneamente – la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito dalla sussistenza dell’elemento oggettivo.

La decisione si pone, pertanto, in contrasto, sia con il menzionato indirizzo di questa Corte, secondo cui deve essere dimostrata la consapevolezza dell’autore della contraffazione indiretta dell’uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto non brevettato, ma idoneo a realizzare l’invenzione brevettata (Cass. n. 5406/1996), sia con la norma sopravvenuta, secondo cui il terzo deve avere conoscenza dell’idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l’invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l’ordinaria diligenza (profilo, questo, neppure adombrato nel presente giudizio).

Per converso, non è pertinente alla fattispecie concreta la sentenza di questa Corte 19/10/2006, n. 22495, citata dall’impugnata sentenza, atteso che tale decisione attiene al diverso caso – costituente, in sostanza, una contraffazione diretta – in cui erano state prodotte e commercializzate le componenti di un macchinario brevettato, destinate univocamente a far parte di detto macchinario, e nelle quali essenzialmente si esplicava la valenza inventiva di quanto brevettato.

2.3. Per tutte le ragioni che precedono, il mezzo in esame va, di conseguenza, accolto.

3. Resta assorbito il quarto motivo, concernente la quantificazione del danno risarcibile.

4. L’accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “in tema di brevetto per invenzioni industriali, la scadenza del brevetto comporta l’obbligo per il giudice di merito, non di dichiarare improponibile la domanda di inibitoria dell’attività costituente concorrenza sleale per contraffazione della privativa, bensì di rigettare l’azione proposta allorchè, al momento della decisione, il suo titolare ne sia decaduto per intervenuta scadenza, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell’azione, e difettando, in tale ipotesi, la condizione dell’azione costituita dall’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”; “l’intervenuta scadenza del brevetto, al momento della decisione, non preclude, tuttavia, al titolare di ottenere l’accertamento della contraffazione del brevetto, anche ai fini risarcitori, per il periodo precedente la sua scadenza, dal momento che quest’ultima fa venire meno la privativa esclusivamente per il tempo ad essa successivo”; “l’illecito consistente nel cd. contributory infringement, o contraffazione indiretta, ora introdotto nel D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 66, al comma 2 bis, L. 2 novembre 2016, n. 214, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice di merito: a) l’elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata, dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l’elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza, non solo dell’idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l’ordinaria diligenza, consapevolezza che deve essere accertata in concreto dal giudice di merito, sulla base di dati fattuali suscettibili di evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l’impiego di quanto fornito nell’ambito di un procedimento brevettato, o comunque dell’obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto”.

5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019